En los componentes estructurales de hardware personalizados, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual es la cláusula que más fácilmente se pasa por alto en el contrato: ¿Quién es el propietario de los planos? ¿Quién es el propietario del diseño del molde? ¿Quién puede solicitar una patente para la estructura personalizada recién desarrollada? Las normas legales y las prácticas de la industria suelen diferir;
si el contrato no lo especifica claramente, el contratista puede conservar los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados del desarrollo.
Este artículo describe métodos para acordar la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en componentes de hardware personalizados.
I.
Primero, comprenda las disposiciones legales: existen reglas predeterminadas incluso sin acuerdo.
Según el artículo 8 de la Ley de Patentes de la República Popular China, para las invenciones realizadas por encargo, salvo acuerdo en contrario, el derecho a solicitar una patente corresponde a la unidad que realizó la invención, ya sea completada o en colaboración con ella. En otras palabras, en la fabricación de hardware a medida, si la fábrica desarrolla un nuevo diseño estructural, el derecho a solicitar la patente corresponde por defecto a la fábrica, salvo acuerdo en contrario, y la parte contratante solo puede implementarlo gratuitamente.
Un artículo del Tribunal Popular Supremo también confirma esta lógica: un contrato de desarrollo tecnológico estipulaba que «una vez liquidados todos los costes de desarrollo, los entregables y los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la parte contratante;
antes de eso, pertenecen a la parte desarrolladora». El tribunal determinó el momento de la transferencia de propiedad basándose en esto.
La conclusión es clara: la titularidad de los derechos de propiedad intelectual debe estipularse por escrito en el contrato; no se puede esperar «yo pagué, así que es mío». Cuatro cláusulas clave para la personalización OEM
Las cláusulas de protección de la propiedad intelectual OEM reconocidas en la industria incluyen cuatro conjuntos:
- Los activos del comprador pertenecen al comprador: Esto establece que los diseños de producto, planos, especificaciones, marcas registradas y materiales de marca proporcionados por el cliente son propiedad exclusiva del cliente, y el contratista solo obtiene una licencia de producción dentro del alcance de este contrato;
- Los moldes y herramientas pertenecen al comprador: Todos los moldes, plantillas y dispositivos desarrollados para los productos del cliente pertenecen al cliente, independientemente de quién pague los materiales y la mano de obra;
- Los resultados de las mejoras pertenecen al comprador: Cualquier mejora, modificación o resultado derivado generado durante el proceso de fabricación también pertenece al cliente, lo que impide que la fábrica se apropie indebidamente de las soluciones optimizadas;
- Devolución y destrucción Obligaciones: Al finalizar el contrato, la fábrica deberá devolver todos los moldes y herramientas al cliente o destruirlos según las instrucciones de este.
III. Personalización ODM: La propiedad de los entregables de diseño debe especificarse claramente.En el modelo ODM, la fábrica participa activamente en el diseño, por lo que el acuerdo de propiedad debe ser más específico.
La práctica habitual en el sector es la siguiente: si el diseño lo proporciona el fabricante por contrato, este debe indicar claramente que «los entregables de diseño pertenecen al cliente» o que «son compartidos por ambas partes», y estipular que el fabricante por contrato no puede utilizar el diseño para la producción de productos de la competencia;
si ambas partes colaboran en el desarrollo, el método de propiedad, los derechos de solicitud de patente y las normas de uso y distribución posteriores deben acordarse de acuerdo con la legislación de patentes (por ejemplo, la transferencia requiere el consentimiento de ambas partes y se debe establecer el porcentaje de reparto de beneficios).
Según las plantillas de contratos del sector, en la fabricación por contrato, la forma más completa de proteger al cliente es estipular que «los resultados del desarrollo generados por este contrato serán propiedad del cliente como derechos de propiedad intelectual», al tiempo que se exige al contratista que garantice que sus resultados de desarrollo no infrinjan los derechos de terceros. Cinco puntos clave para redactar cláusulas de propiedad intelectual- Lista completa de objetos de propiedad: Enumere individualmente todos los dibujos, procesos, diseños de moldes, muestras, marcas registradas, patentes y mejoras para evitar la ambigüedad que genera el término vago «propiedad intelectual».
- Cláusulas de transferencia de propiedad acordadas: Indique claramente que los derechos de propiedad intelectual se transferirán al cliente una vez abonados todos los honorarios de desarrollo o tras la aceptación del proyecto, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- Derechos de solicitud de patentes acordados: Especifique que el cliente tiene derecho a solicitar patentes para los resultados del desarrollo personalizado, y que la fábrica colaborará en la firma de la documentación pertinente.
- Ámbito de uso limitado: La fábrica solo podrá utilizar los derechos de propiedad intelectual del cliente dentro del alcance de este contrato y no podrá copiarlos, imitarlos, sublicenciarlos ni utilizarlos para terceros. partes;
- Garantía de no infracción y compensación: Se acordó que el contratista garantiza que el proceso de desarrollo no infringirá los derechos de terceros y que asumirá la responsabilidad por cualquier infracción, evitando situaciones en las que «la infracción de derechos de autor implique al cliente».
V.
Tendencias: Estandarización y transfronterización de las cláusulas de propiedad intelectual
Con el crecimiento de las exportaciones de componentes estructurales de hardware personalizados, las cláusulas de propiedad intelectual se están integrando con los acuerdos de confidencialidad, la propiedad de moldes y las cláusulas de no competencia para formar un paquete integral. Los pedidos transfronterizos también incluirán disposiciones sobre la ley aplicable y la jurisdicción, así como obligaciones de cooperación en solicitudes de patentes en el extranjero.
Los expertos del sector sugieren que la titularidad de la propiedad intelectual debería ser un elemento obligatorio, en lugar de opcional, en los contratos personalizados, y debería acordarse antes de que comience la fase de diseño;
cuanto antes se acuerde la titularidad, menores serán las preocupaciones sobre la cooperación futura y mayor será la ventaja competitiva para el lanzamiento del producto.
